Por Luciano Rodríguez Alcalá para http://www.creatividadetica.org, en el marco del FID 2012 http://www.buenosaires.gob.ar/centro-metropolitano-de-diseno/festival-internacional-de-diseno

Desde hace años se trabaja en la consolidación del valor del diseño como herramienta para el desarrollo económico, social y cultural, y ello es algo que poco a poco se va logrando. En esa construcción, desde hace ya algunas décadas que se habla de los “beneficios de la incorporación de diseño en empresas”.

Desde la ONG Creatividad Ética (http://www.creatividadetica.org/), cuya dirección de contenidos tuve a cargo de 2007 a 2013, hemos insistido permanentemente, en agregar a esa relación Diseño / Empresa un tercer elemento: la gestión de Intangibles (Know How, Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, etc).  Tratándose de gestión del conocimiento, la gestión de intangibles viene a resguardar, por decirlo de algún modo, la “inversión” en diseño, permitiendo obtener un adecuado desarrollo, apropiación y administración de la innovación.

Sabemos que el desconocimiento que existe sobre el tema es real, y tiene naturaleza formativa (Educación) e informativa (Administración y Medios).  Es responsabilidad incluso de las mismas empresas y profesionales, independientemente de las dificultades de accesibilidad que el sistema de Propiedad Intelectual pueda tener en claro que, cuando y como proteger y gestionar el resultado de la inversión en investigación y desarrollo.

En el marco del Festival Internacional de Diseño Edición 2012 (el FID busca celebrar a Buenos Aires como Ciudad de Diseño (reconocida por la UNESCO en 2005), hemos decidido elaborar este documento sobre Diseño, Empleo & Propiedad Intelectual, abordando una parte del tema de la gestión de intangibles: ¿Quién es bajo la Ley Argentina el dueño de las innovaciones que los diseñadores que trabajan en relación de dependencia “crean” en cumplimiento de sus tareas para la empresa?  ¿El titular del derecho sobre la creación es la empresa o es el empleado?

Aclararemos primeramente que la hipótesis de caso que estamos analizando es, precisamente, la de un empleado diseñador, que trabaja dentro de una empresa o para un empleador integrando un departamento interno de diseño de esa empresa.  No se trata de un Free Lance o prestador de servicios externos.

En segundo lugar, aclararemos que la respuesta no es una, sino varias, y que cada una de ellas depende del tipo de creación del que estemos hablando, pues según el caso confluyen diferentes normas regulando la situación.

Los tipos de creaciones a los que nos referiremos son:

1) Creaciones que son susceptibles de ser patentadas o protegidas bajo Modelo de Utilidad. Son patentables las soluciones novedosas a problemas técnicos con altura inventiva y aplicación industrial, relacionadas con productos o procesos, entre otros; y son protegibles como Modelo de Utilidad las mejoras funcionales o utilitarias novedosas, con aplicación industrial, relacionadas con productos, dispositivos o herramientas.

Algunos claros ejemplos pueden observarse en el siguiente link: http://www.mecanica.frba.utn.edu.ar/energiaundimotriz/archivos/Boletin%20de%20Patentes%20725%20%20Pagina%2035%20UNDIMOTRIZ.pdf pueden encontrar algunos claros ejemplos de patentes.

2) Creaciones susceptibles de ser protegidas como Modelos o Diseños Industriales. Para ello tengamos en cuenta que son protegibles como Modelos Industriales las creaciones que implican forma novedosa -volumen- de productos; y que son protegibles como Diseños Industriales, aquellas creaciones que implican aspecto novedoso -bidimensional- de productos, las que, para ser claros, no tienen naturaleza funcional o utilitaria sino meramente estética, y no tiene que ser necesariamente disruptivas en su propuesta, como puede observarse en éste ejemplo: https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/USD689709.pdf

3) Creaciones intelectuales que estén protegidas por Derecho de Autor (dentro del sector diseño las más usuales son contenidos visuales como diseños y planos, fotos, ilustraciones, contenidos musicales, contenidos audiovisuales, contenidos de texto de diferente naturaleza y documentos que contienen textos científicos, entre otras, aunque ciertos casos de diseño industrial con un claro nivel de “originalidad” también pueden quedar bajo la protección de la norma, como el caso de éste producto de Ron Arad: https://docs.google.com/viewer?url=patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/USD436749.pdf

De ese modo, respecto de creaciones que son susceptibles de ser patentadas o protegidas bajo Modelo de Utilidad, diremos como regla genérica simplificada que es necesario acreditar que el empleado fue contratado con el objeto de realizar total o parcialmente actividades inventivas y que la actividad fue realizada por el trabajador durante el curso de su contrato de trabajo. Para ello no hay que perder de vista que no toda creación es protegible mediante Patente o Modelo de Utilidad.

Por su parte, respecto de creaciones susceptibles de ser protegidas como Modelos o Diseños Industriales, diremos como regla genérica simplificada que es necesario acreditar que el empleado fue contratado con la función de crear y/o que ejecuta directivas creativas de su empleador.

Sintetizando:

  1. Creaciones: susceptibles de ser patentadas o protegidas bajo Modelo de Utilidad:
  • acreditar que el empleado fue contratado con el objeto de realizar total o parcialmente actividades inventivas y que dicha actividad fue realizada por el trabajador durante el curso de su contrato de trabajo.
  1. creaciones susceptibles de ser protegidas como Modelos o Diseños Industriales:
  • acreditar que el empleado fue contratado con la función de crear
  • acreditar que el empleado ejecuta directivas creativas de su empleador.

Cómo acreditar lo que exige la ley.- La forma más eficiente de acreditar que un empleado fue contratado con la función de crear y/o ejecutar directivas creativas de su empleador y/o con el objeto de realizar total o parcialmente actividades inventivas es, sin dudas, un contrato escrito, y la mejor forma de acreditar que un la actividad inventiva de un empleado fue realizada durante el curso de su relación de trabajo es, sin dudas, complementar ese contrato con un “programa” de trabajo con registro de procesos.

Lamentablemente el contrato papel no siempre existe, porque las empresas descansan equivocadamente en el hecho de que la Ley laboral solo exige para la contratación de empleados el alta en los registros laborales. Ante la falta de contrato papel, se dificulta innecesariamente probar los presupuestos referidos, y hay que remitirse a sistemas probatorios complementarios.

Cuando tratándose de creaciones que son susceptibles de ser patentadas o protegidas bajo Modelo de Utilidad, logra acreditarse el presupuesto de que el empleado fue contratado con el objeto de realizar total o parcialmente actividades inventivas y que las mismas fueron realizadas durante el curso de su relación de trabajo, la ley asigna la propiedad a la empresa, pero ello tiene una veta operativa que debe comprenderse con claridad: el trámite de Propiedad Industrial por el que se obtiene un derecho de patente y/o de modelo de utilidad es constitutivo del derecho, y el derecho nace, precisamente, con el trámite. Sin trámite, el derecho queda en dominio público. Si el empleador hace el trámite de Propiedad Industrial, puede solicitar la patente o modelo de utilidad a su nombre directamente, pero mencionando la paternidad del autor sobre la invención en dicho trámite. El inciso b) de la Ley de Patentes agrega: El trabajador autor de la invención bajo el supuesto anterior, tendrá derecho a una remuneración suplementaria por su realización, si su aporte personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa excede de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo”. Ello tiene ciertos inconvenientes, porque por un lado se torna complejo de analizar cuando no existe un contrato de trabajo escrito con registro de procesos y, por el otro, existiendo o no ese contrato escrito con registro de procesos, es determinante el peso que en la creación ha tenido el aporte intelectual del trabajador, entre otras cosas.

Cuando, por el contrario, no puede probarse que el empleado fue contratado con el objeto de realizar total o parcialmente actividades inventivas y que las mismas fueron realizadas durante el curso de su relación de trabajo, si al menos puede probarse que en la obtención de la creación influyeron predominantemente conocimientos “adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta, el empleador también tendrá derecho a la titularidad de la invención o a reservarse el derecho de explotación de la misma, pero deberá ejercer tal opción dentro de los NOVENTA (90) días de realizada la invención”, lo que también acarrea ciertos inconvenientes a la hora de probar “cuando” ha nacido la invención: éstas, por los general, con de tracto continuo, no necesariamente determinables en fecha exacta de creación. Si dentro de esos 90 días el empleador no ejerce la opción, los derechos sobre la misma serán del empleado.

La ley agrega que cuando el empresario asuma la titularidad de una invención o se reserve el derecho de explotación de la misma, el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador, y que en el supuesto de que el empleador otorgue una licencia a terceros, el inventor podrá reclamar al titular de la patente de invención el pago de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las regalías efectivamente percibidas por éste.

Asimismo, la ley ofrece un parámetro para entender cuándo es que se considera que en el desarrollo de la invención han influido predominantemente los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta: cuando la invención sea concerniente a las actividades del empleador o esté relacionada con las tareas específicas que el inventor desarrolla o desarrollara al servicio del empleador.

Cuando tratándose de creaciones que son susceptibles de ser patentadas o protegidas bajo Modelo de Utilidad no se cumplen las condiciones referidas en los párrafos anteriores (refiriéndonos a la acreditación de presupuestos empíricos relacionados con la función del empleado y la actividad en el marco de la empresa), el principio es, básicamente, que las creaciones susceptibles de ser patentes o protegidas como modelo de utilidad pertenecerán al empleador.

Cuando las creaciones del empleado implican nueva forma o aspecto de productos (y que por ende son protegibles como Modelo o Diseño Industrial) y fueron realizados conjuntamente entre empleador y empleado, pero el empleado no fue contratado con la función de crear y/o ejecutar directivas creativas de su empleador, la titularidad es de ambos, salvo pacto en contrario.   Paradójicamente volvemos a la recomendación de que el contrato escrito es la mejor forma de dejar sentado ese pacto o acuerdo “en contrario” al que refiere el párrafo anterior, distribuyendo la titularidad hacia uno u otro, o definiendo criterios específicos de explotación de esa creación (Ej, distribución de resultados económicos 30% / 70%).

Todos estos criterios relacionados con creaciones que son susceptibles de ser patentadas o protegidas bajo Modelo de Utilidad y con creaciones susceptibles de ser protegidas como Modelos o Diseños Industriales, son aplicables a empleados en relación de dependencia, exclusivamente. Si bien implican en general una suerte de ficción jurídica legal por la que la propiedad de la creación es de (o se transfiere a) la empresa, no pasamos por alto que, en muchos casos, el empleo informal o en negro, puede poner en riesgo los principios en análisis.

Finalmente, respecto de creaciones intelectuales que estén protegidas por Derecho de Autor (caso del ejemplo de silla de Ron Arad), es necesario un contrato expreso transfiriendo la titularidad a la empresa. Siempre.

La excepción a la regla son los programas de ordenador (Software, en el que usualmente la disciplina del diseño tiene áreas de incidencia, que también están protegidos por el derecho de autor) donde, salvo acuerdo en contrario, no es necesario ese acuerdo expreso cuando puede acreditarse a) la existencia de un sujeto creador + b) existencia relación de dependencia + c) una creación realizada en funciones específicas brindadas en favor de la empresa.

El tema del empleo free lance en el marco de locaciones de servicio es un tema que merece un análisis independiente, que esperamos pronto poder abordar para Uds.

Gracias por acompañarnos.

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